¿Puede registrarse una marca tridimensional?

¿Puede registrarse una marca tridimensional?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de febrero de 2016, aborda esta cuestión y analizando la sentencia objeto de recurso explica que “la sentencia recurrida reconoce que las recurrentes comercializaban sus productos en botellas cuadrangulares de vértices achaflanados y color marrón con anterioridad a la solicitud de la marca internacional cuya protección invoca “Cointreau”, pero considera que ello no es suficiente para apreciar que el signo se hubiera vulgarizado antes de su registro por la demandante en 1990, ya que no estima probado que esa forma se haya convertido en habitual en el tráfico mercantil para identificar los productos (en este caso, licores de naranja). Añadiendo que no hay prueba alguna de que la marca internacional tridimensional 553.499 careciera de eficacia distintiva en 1990. Para concluir que “La marca objeto del litigio presenta, a nuestro juicio, rasgos singulares y fácilmente identificables que la dotan de capacidad para distinguirse netamente de las formas que están normalmente disponibles y de permanecer en la memoria del consumidor como indicación del origen, sin necesidad de un examen analítico detallado, que el consumidor medio al que se dirige la marca no se molesta en hacer. El consumidor medio percibe el envase, desde un primer momento, más allá de su función de continente, como indicación del origen comercial del producto.”
Nos recuerda el Tribunal que “el art. 5.1 d) de la Ley de Marcas prohíbe de manera absoluta el registro como marca de los signos que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. En este caso, la sentencia impugnada da como probado que no se ha acreditado tal habitualidad, por lo que no infringe el mencionado precepto, sino que, al contrario, lo aplica correctamente. Desde ese punto de vista, tampoco se vulnera la jurisprudencia de esta Sala contenida en las sentencias de 9 de mayo de 2002 (caso “Puente Aéreo”) y 14 de mayo de 2012 (caso “Doughnuts”), porque ambas se refieren al carácter genérico de los signos, que aquí es negado por la sentencia.”
Y matiza la Sala que “Es cierto que determinadas formas tridimensionales son percibidas en el mercado como identificativas de la especie a la que pertenece el producto dotado de esa forma o presentado por medio de esa forma y, como tales, se ven afectadas por un imperativo de disponibilidad que las excluye de ser registradas como marca (STPI de 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00, Mag Instrument Inc. c. OAMI). Pero también ha de tenerse en cuenta respecto de las marcas tridimensionales que la valoración de las prohibiciones referentes a los signos descriptivos y habituales ha de ser distinta a lo que sucede con otras categorías de signos, puesto que el objeto del derecho de marca lo constituye la forma del producto o la de su presentación comercial, que, en principio, son signos menos aptos que una denominación o un elemento gráfico para transmitir mensajes relativos a la calidad, la procedencia geográfica u otras características del producto más allá de su especie. Por esta razón, la principal diferencia entre las prohibiciones que afectan a los signos descriptivos y los signos habituales viene constituida por el dato de que la forma objeto de la solicitud de registro sea ontológicamente identificativa de la categoría de productos designada, de manera que haya sido vinculada a dichos productos desde su propia existencia como tales, o haya adquirido esa vinculación a resultas de su utilización en el mercado, con lo que deviene habitual para identificar tales productos y no haya hecho nada especial para impedirlo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha señalado que aunque pueda resultar difícil identificar tales características, no cabe excluir completamente la posibilidad de que un envase asimilado a la forma de un producto resulte por sí mismo apto para describir algunas características del producto y, en particular, su calidad, así como su origen empresarial (STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA). Asimismo, hemos de tener en cuenta que aunque una botella “desnuda” puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida (secondary meaning) , de tal manera que se pueden registrar signos que no «sirven» para distinguir, pero que, de hecho, «distinguen».”
Como conclusión declara la Sala de lo Civil que “la Audiencia Provincial, teniendo en cuenta los estudios de mercado obrantes en las actuaciones y las impresiones del público relevante que de los mismos se desprenden, llega a la conclusión de que la botella en cuestión tiene distintividad suficiente para identificar el licor de naranja comercializado bajo la marca “Cointreau”. Por lo que, si bien la botella pudiera no tener un carácter distintivo originario, lo ha adquirido posteriormente por el uso, percibido por los consumidores, hasta el punto de que la sentencia recurrida concluye que “El consumidor medio percibe el envase, desde un primer momento, más allá de su función de continente, como indicación del origen comercial del producto”. De hecho, ésta resulta una manera habitual de acceder al registro para marcas tridimensionales que, pese a no manifestar diferencias significativas con las formas de presentar el producto habituales en el mercado, han tenido suficiente éxito entre los consumidores como para llegar a transmitir el mensaje de su procedencia empresarial ( SSTJCE de 4 de mayo de 1999 , asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions-Und Vertriebs GmbH c. Boots Und- Segelzubehor Walter Huber y Franz Attenberger; y de 18 de junio de 2002 , asunto C-299/99 , Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd).”

WHITMAN ABOGADOS
www.whitmanabogados.com
Sede Central: Explanada de España nº 2, 1ºdcha. Alicante