¿Cuál es el alcance de protección de una marca notoria?

¿Cuál es el alcance de protección de una marca notoria?

La respuesta a esta cuestión nos las ofrece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en sentencia de  2 de febrero de 2017 recuerda sus sentencias “505/2012, de 23 de julio, y 95/2014, de 11 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado los preceptos antes citados en una doble faceta: respecto de los criterios para considerar que una marca es notoria y respecto del alcance de la especial protección que se confiere a estas marcas. En la instancia se ha declarado acreditado que las marcas de la demandante son notorias y en este cauce casacional solamente se cuestiona si la Audiencia Provincial ha seguido el correcto entendimiento que del alcance de la protección de estas marcas ha realizado la jurisprudencia.”

Añade el alto Tribunal que “la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que «la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca». En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 (Intel-CPM), puntualiza qué debe entenderse por tal vínculo: primero argumenta que «cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior»; y concluye después que «el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo». Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso (SSTJUE de 6 de octubre de 2005 –Medion – y de 25 de marzo de 2010 – Die BergSpechte -; y sentencia de esta Sala 375/2015, de 6 de junio, y las que en ella se citan).”

A su vez, continúa el Tribunal “la STJUE de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/14, The English Cut  (con cita de las sentencias Adidas- Salomon y  Adidas Benelux, C-408/01, e Intel Corporation, C-252/07) afirma que, dado que el artículo 8.5 del Reglamento no exige que la similitud existente pueda llevar al público interesado a confundir los signos en conflicto, sino que se limita a exigir que el público pueda asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos, debe concluirse que la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud. Lo que obliga a los tribunales a examinar si el grado de similitud, pese a ser ligero, es suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado establezca un vínculo entre los signos en conflicto.”

No obstante la Sala de lo Civil pone especial énfasis en que “como recuerda la STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal), «la existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre». Esto es, para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [STJCE de 27 de noviembre de 2008 (Intel-CPM)], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.  Asimismo, hemos afirmado en varias sentencias recientes (por ejemplo, 98/2016, de 19 de febrero, 302/2016, de 9 de mayo, 382/2016, de 19 de mayo, o 419/2016, de 20 de junio), que para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual (STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. En el caso de marcas mixtas, su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos ( sentencia de esta Sala de 10 de junio de 1987 ), que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales (STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana). Ya que como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, «el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.”

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